特許法の穴？を突いた出願テクニック【特許戦略】

商標法の穴をついて、ベストライセンス社が違法にならない範囲で商標登録出願をして話題になりましたが、特許法にも法の抜け穴のようなものがあります。

今日は、この特許法の抜け穴をついた特許出願テクニックについてお話したいと思います。

 

特許法の抜け穴をついた特許出願テクニック

 

特許というものは、参入障壁として大きな力を発揮します。

しかし、実は、特許がほしいわけではないのに特許出願をする出願人もいます。

 

これはどういうことかというと、「特許出願中」という権利範囲が定まらない不安定な状態を得るためです。

 

特許されるためには、新規性（特許法２９条１項）、進歩性（特許法２９条２項）等の特許要件を満たしている必要がありますが、それらの要件を満たさず拒絶されてしまう出願も多くあります。

 

特許出願が拒絶されると、その技術は誰でも使うことができるようになってしまいます（既に他者が特許を取得していた場合を除く）。

 

したがって、新規性・進歩性について怪しげな場合には、審査に進んで拒絶されてしまうよりも、「特許出願中」の状態のほうが同業他社にその技術を使わせない牽制力があるのです。

 

その特許出願の明細書が膨大な場合は特にその効果が大きくなります。

 

だって、「特許出願中」だと、どんな権利が取られてしまうのかわかりませんよね。

しかも、明細書が膨大だと、その全部を調べてどれが補正でクレームアップ（この言葉は試験では使わないでください。）されるか調べなくてはいけません。

それには恐ろしく時間がかかります。

ですから、ライバル社としては、この「特許出願中」という状態は非常に怖いものなのです。

 

商標ならたとえばライバル社がその商品の普通名称を出願している場合、「こんなの商標登録されんわっ」と判断し無視することが容易です。

 

しかし、特許の場合は、上述したように権利侵害になるかどうかの判断が困難であるために、「特許出願中」の技術には同業他社は迂闊には近づけないのです。

とはいっても、どんな技術でも特許出願をすれば他社を牽制できるのかというとそこまで簡単な話ではありません。

 

公知技術を出願しても、何の意味もありませんから。

 

また、このテクニックは何度も使える技ではありません。

 

特許出願したものの結局出願を取り下げたり放置することが多いようなら、ライバル社は「ここの会社は、はったり出願ばかりをする」と判断し、御社の特許出願を怖がらなくなってしまうからです。

 

したがって、「特許出願中」の牽制力を発揮するためには、計画性も必要です。

 

「特許出願中」の状態を長引かせる方法

 

さて、ここからが本題です。

 

特許出願は、審査請求をしなければ出願が取り下げ擬制されます。
この審査請求期間は特許出願の日から３年です。

 

ですから、いつまでも「特許出願中」として他社を牽制する効果はないので、３年以内に審査請求をしなくてはいけません。

 

ここで、その出願が拒絶されそうだ、または特許されそうだと思ったら、分割出願をするというテクニックを使うこともできます。

 

元の出願が拒絶されても、分割出願をしておけば、その分割出願が特許される可能性はあるわけです。

そして、その分割出願が拒絶されても、別の分割出願をしておけば、その分割出願が特許される可能性があります。
そして、その分割出願が拒絶されても、別の分割出願を・・・・・・

 

「特許出願中」の状態を維持するために分割出願を行うのですから、本来の「分割（特許法４４条）」の趣旨とは違います。

 

ベストライセンス社が商標出願料を支払わずに分割出願をしていたことを思い出しますね。

 

このような「特許戦略」「特許出願テクニック」は特許庁も問題視しており、特許法の改正のときにこのようなことを言っています。

 

『権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を充分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘がある』

 

でも、「明確な違法性がないのならやらなきゃもったいない！」
と思ってしまいますよね。

 

なお、特許査定後30日間も分割をする機会があります。この際に、特許された発明よりさらに上位の概念でも特許が取れたのに・・・と思って分割出願をしたいと思うことがあるかもしれません。
でも、３９条の適用が心配ですよね。
この場合、同一人の同日に係る出願が、上位概念と下位概念の場合は同一発明とはされず、先後願として競合しないという運用がされています。

 

国内優先権制度を使った特許出願テクニック

これにプラスして、国内優先権制度（特許法４１条）を利用した「特許出願中」の状態を実質１年間延ばすテクニックもあります。

 

御存知の通り、国内優先権とは、出願日から１年以内に限り、既にした特許出願に新たな内容を付加して特許出願をした場合に、先にした特許出願の内容についての新規性・進歩性等の要件判断を、先の出願の日を基準に判断してもらう権利を言います。

 

先の出願と後の出願内容の重なった部分については、先の出願の時にしたものとして新規性等の判断がされるというのはいいですね？

もし、先の出願と後の出願内容の全てが重なっている場合はどうなるでしょうか。この場合も、その重なった部分については、先の出願の時にしたものとして新規性等の判断がされます。

 

しかし、国内優先権を主張した出願の審査請求期間については国内優先権を主張した出願の出願日を基準に判断されることとなります。

 

つまり、実質的に審査請求期間が一年間延びたことになります。

これって、なんだかズルいですよね。

 

偉い学者の先生も
「国内優先権半端ないって。審査請求期間実質１年延長するもん・・・。
そんなんできひんやん、普通。
国内優先権制度の趣旨とズレるやろ。そんなんできる？言っといてや、できるんやったら…」

とおっしゃっています。

 

特許法の穴をついた特許出願テクニックですよね。

 

でも、まあ、明確な違法性は無いわけですしやってもペナルティはありません。
偉い人も「やったらあかん」とはおっしゃっていませんしね。

 

なお、国内優先権主張を伴った出願をする際には特許庁にお金を払う必要があるのですが（１万４千円）、それって、要するに時間をお金で買う。ということです。

 

上田育弘さんへのコメントで私が言ったように、PPAP商標出願のときにも、とりあえず出願料を支払っておけば時間を買うことはできました。

 

特許にはならないものに「はったり」としての効果を持たせるためだけにこの金額を支払うことが高いのか安いのかは人によって判断が異なるでしょう。